Direito Empresarial (Comercial) · FGV · 2025 | Questão sqc-fg123292

Direito Empresarial (Comercial)Direito da Propriedade Industrial

Código: fg123292
Banca: FGV
Órgão: TRF - 1ª REGIÃO
Ano: 2025
Nível: Superior

Cargo: Juiz Federal Substituto

Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência de sociedade com atividade empresarial idêntica à da titular do registro, que usava a marca anteriormente há mais de cinco anos e na mesma base territorial de atuação da ré, foram alegados como matéria de defesa:(i) pelo INPI, que a ausência de oposição, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca tem o condão de inviabilizar o exercício judicial do direito de precedência no uso de marca; e(ii) pela titular do registro da marca, que a análise de eventual colidência entre as marcas se restringe à análise do critério da anterioridade, sendo irrelevante a base territorial de atuação das litigantes e a semelhança entre as marcas.Considerados os fatos narrados, é correto afirmar que:

Aprocede a matéria de defesa do INPI, pois o prazo de 60 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca quanto à aferição da colidência entre marcas ser restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da especificidade;
Bprocede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido de registro implica renúncia tácita ao direito de precedência, assim como a aferição de colidência entre as marcas é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro;
Cnão procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade;
Dprocede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois o prazo de 90 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca porque a aferição de colidência não é restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da territorialidade;
Enão procede a matéria de defesa do INPI, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; deve ser acatada a defesa da titular da marca, pois a aferição de colidência é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro.

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GabaritoC — não procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade;

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Direito de precedência no uso de marca e ação de nulidade

Gabarito: letra C. A ausência de oposição administrativa ao pedido de registro não impede a ação judicial de nulidade por violação ao direito de precedência, pois a oposição é mera faculdade do interessado e não condiciona a via judicial. A análise de colidência entre marcas não se restringe ao critério da anterioridade (anterioridade do registro); deve considerar os princípios da territorialidade (abrangência geográfica do uso anterior) e da especificidade (segmento de mercado/atividade). Ambas as defesas são, portanto, improcedentes.

A questão testa o conhecimento sobre as defesas opostas pelo INPI e pelo titular do registro em uma ação de nulidade fundada em direito de precedência (uso anterior da marca). O autor alega que usava a marca há mais de cinco anos no mesmo território e no mesmo ramo. O INPI argumenta que a falta de oposição na esfera administrativa inviabilizaria a ação judicial. O titular do registro sustenta que a colidência se resolve apenas pela anterioridade do registro, ignorando territorialidade e especificidade.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) estabelece que o direito de precedência (uso anterior de boa-fé) é causa de nulidade do registro, independentemente de oposição administrativa. A oposição é um instrumento administrativo, mas sua ausência não preclui a via judicial – o direito material subsiste. Quanto à colidência, a lei e a doutrina aplicam os princípios da territorialidade (o uso anterior deve ocorrer no mesmo território) e da especificidade (a marca deve ser usada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins). A anterioridade do registro não é o único critério.

Alternativa A — ❌ Incorreta

A defesa do INPI é improcedente, como visto; logo, a afirmação de que ela procede já invalida a alternativa. Além disso, a defesa da titular é rejeitada, mas não pelos motivos expostos: o princípio da especificidade é relevante, mas o enunciado mistura conceitos. O erro principal está em acatar a defesa do INPI.

Alternativa B — ❌ Incorreta

Afirma que ambas as defesas procedem. A defesa do INPI não procede, pois a ausência de oposição não impede a ação de nulidade. A defesa da titular também não procede, pois a colidência não se restringe à anterioridade – deve-se considerar territorialidade e especificidade.

Alternativa C — ✅ Correta ⟵ GABARITO

Corretamente, rejeita ambas as defesas. O INPI erra ao condicionar a ação judicial à oposição administrativa – esta é facultativa e não substitui o direito material. O titular erra ao limitar a colidência à anterioridade; o juiz deve analisar a base territorial de atuação (princípio da territorialidade) e a identidade/semelhança de atividade (princípio da especificidade). O direito de precedência exige uso anterior no mesmo mercado e território.

Alternativa D — ❌ Incorreta

Apresenta dois erros: (i) diz que a defesa do INPI procede, o que é falso; (ii) menciona prazo de 90 dias para oposição (o prazo é de 60 dias, conforme art. 158 da LPI), e o prazo não é decadencial para a ação de nulidade – a oposição é apenas administrativa. A defesa da titular é rejeitada, mas o fundamento (prazo) está incorreto.

Alternativa E — ❌ Incorreta

Acerta ao rejeitar a defesa do INPI, mas erra ao acatar a defesa da titular. A colidência não é restrita à anterioridade; os princípios da territorialidade e da especificidade são determinantes. O sistema atributivo (registro) confere direitos, mas não elimina a proteção ao uso anterior, que pode gerar nulidade.

NÃO CAIA NESSA!

A banca explora duas confusões. Primeira: candidatos podem achar que a oposição administrativa é requisito necessário para a via judicial (não é, a ação de nulidade é autônoma). Segunda: achar que o registro confere direito absoluto ignorando territorialidade e especificidade – o direito de precedência do usuário anterior pode derrubar o registro. Lembre-se: oposição ≠ nulidade; anterioridade do registro não é o único fator.

Gabarito: letra C.

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